Marchio
d'impresa
Quali sono le caratteristiche che deve
avere un marchio per poter essere registrato
validamente, con particolare riferimento al requisito
della novità?
Il marchio
deve essere dotato di capacità distintiva e deve
presentare caratteri di novità, liceità, e originalità.
L'art 7
del Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30 - codice
della proprietà industriale, dispone che :"Possono
costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione
di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi
di un'impresa da quelli di altre imprese".
Come già
precisato, il marchio deve presentare caratteri di
novità, e l'art 12 del codice delle proprietà
industriale elenca una dettagliata casistica, nella
quale sono evidenziate le ipotesi in cui i segni
distintivi non possono ritenersi nuovi.
L'Art 12
codice proprietà industriale dispone: "Non sono nuovi,
ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del
deposito della domanda:
a)
consistano esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio;
b) siano
identici o simili ad un segno già noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi
in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni. Si considera
altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis
della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà
industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato,
anche in forza della notorietà acquisita nello Stato
attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente
del segno, quando non importi notorietà di esso, o
importi notorietà puramente locale, non toglie la
novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità,
nei limiti della diffusione locale, nonostante la
registrazione del marchio stesso.
L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo
dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano
identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della
identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o
affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata
ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è
registrato possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. L'uso precedente del
segno, quando non importi notorietà di esso o importi
notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o dei suo
dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
d) siano
identici ad un marchio già da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici;
e) siano
identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni;
f) siano
identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi anche non affini, quando il marchio anteriore
goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di
rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano
identici o simili ad un marchio già notoriamente
conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà
industriale, per prodotti o servizi anche non affini,
quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
h) nei
casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità
il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni
ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa
considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo
26 al momento della proposizione della domanda o
dell'eccezione di nullità.
2. Ai fini
previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande
anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione
Cosa si intende per requisito di
originalità e liceità del marchio?
Il marchio
per avere la caratteristica di originalità deve andare
oltre la semplice descrizione del prodotto o servizio al
quale viene associato. La giurisprudenza sul punto ha
creato una distinzione tra c.d. Marchio debole e Marchio
forte, definendo "debole" il marchio che rievoca nel
consumatore medio un collegamento con i prodotti dello
stesso genere che intende contraddistinguere. Il
titolare di marchio debole potrà godere di scarsa
tutela, e difficilmente potrà opporsi all'uso da parte
di altri di un marchio simile.
Pertanto è
essenziale nella creazione di un marchio di un prodotto
o servizio, utilizzare un segno distintivo che si
discosti quanto più possibile dalla descrizione del
prodotto o servizio al quale verrà associato.
Per quanto
relativo al requisito della liceità l'art. 14 del codice
della proprietà industriale dispone che: "Non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
b) i segni
idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi;
c) i segni
il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto
di autore, di proprietà industriale o altro diritto
esclusivo di terzi.
2. Il
marchio d'impresa decade:
a) se sia
divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualità o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in
cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso,
per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
b) se sia
divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
c) per
omissione da parte del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio
collettivo.
Come si fa a registrare un marchio?
La
registrazione del marchio viene rilasciata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, e si ottiene al termine di
una complessa procedura di registrazione che ha inizio
con il deposito della domanda di registrazione (modulo
"C"), che debitamente compilata può essere depositata
presso le C.C.I.A.A.
Qual'è la durata della registrazione del
marchio?
La
registrazione dura dieci anni a partire dalla data di
deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del
titolare. La rinuncia diviene efficace con la sua
annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa
deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale. Al
termine della prima scadenza è possibile depositare la
domanda di rinnovazione per ulteriori 10 anni, e così
anche per le successive scadenze.
Quali sono i diritti che spettano al
titolare del marchio registrato?
L'Art. 20
del codice di proprietà industriale dispone che :"I
diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nell'attività
economica:
a) un
segno identico al marchio per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un
segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità
o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;
c) un
segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei
casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può
in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui
prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti,
di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti
dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno
nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il
commerciante può apporre il proprio marchio alle merci
che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio
del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto
i prodotti o le merci.
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